海外知识产权案例——CAFC 表示起诉历史免责声明也适用于外观设计专利

　　美国联邦巡回上诉法院（CAFC）2025年7月17日发布了一项先例裁决，认为审查历史免责声明的原则适用于外观设计专利，从而推翻了此前陪审团认定Top Brand LLC侵犯了Cozy Comfort Company LLC的商标和外观设计专利的裁决。美国联邦巡回上诉法院（CAFC）2025年7月17日发布了一项先例裁决，认为审查历史免责声明的原则适用于外观设计专利，从而推翻了此前陪审团认定Top Brand LLC侵犯了Cozy Comfort Company LLC的商标和外观设计专利的裁决。

　　Cozy Comfort和Top Brand都生产“超大号连帽卫衣”。Cozy Comfort 拥有美国外观设计专利号D859,788（“D788 专利”）以及两个与毛毯相关的“THE COMFY”商标。在Top Brand向美国亚利桑那州地区法院寻求不侵权的确认判决后，Cozy Comfort以专利和商标被侵权为由提出反诉。陪审团最终认定Top Brand侵权，地区法院驳回了Top Brand关于不侵权的法律判决（JMOL）。

　　在上诉中，CAFC首先驳回了 Cozy Comfort关于Top Brand因未对陪审团指示采用替代解释提出异议而放弃其专利解释主张的论点。在地区法院，Top Brand曾主张“基于Cozy Comfort在审查过程中的陈述对D788专利权利要求进行详细的限制性语言解释”，但法院未采纳，陪审团被指示“必须通过将被控产品与[D788]专利中定义的设计进行比较来确定是否存在侵权”。由于Top Brand未对该指示提出异议，Cozy Comfort认为应放弃其上诉中关于专利解释的主张。但CAFC解释说：“在发明专利领域，我们认为，当上诉中提出的解释与在先权利要求解释程序中提出的解释相同时，一方当事人不会因为在陪审团指示阶段未提出异议而导致其专利解释主张被放弃……同样的原则也适用于外观设计专利。

　　根据该意见书，Cozy Comfort试图争辩称，“审查历史免责声明原则不适用于设计专利，因为'设计专利的性质使任何所谓的放弃声明变得模棱两可'”。在D788专利的审查过程中，由于这些特征与现有技术专利（“White”）之间的整体相似性，Cozy Comfort通过声明将其要求保护的设计与现有技术区分开来，从而放弃了某些特征。虽然Cozy Comfort辩称这些声明并不构成对权利要求范围的“明确放弃”，但CAFC不同意。判决意见书解释说：“我们认为没有理由区分通过修改的免责声明和通过论据的免责声明，并得出结论，专利权人可以通过在审查过程中向专利局的陈述放弃外观设计专利的权利要求范围。我们在Egyptian Goddess，Inc. v. Swisa，Inc.，543F.3d 665（Fed. Cir.2008）（全体法官审理）一案中的全体法官审理判决的支持，其中我们认识到'初审法院可以通过解决一些与权利要求范围相关的其他问题来有效地指导事实认定者'，包括'评估和描述在审查历史过程中可能做出的任何陈述的影响'。

　　谈到外观设计专利的侵权问题，CAFC表示，在专利的正确解释下，并鉴于审查历史免责声明，任何合理的陪审团都无法认定侵权。

　　关于商标侵权，CAFC认为，没有足够的证据支持陪审团的侵权认定，因为Cozy Comfort没有提供任何证据证明Top Brand完整使用了THE COMFY（“Cozy Comfort仅提交了证据证明Top Brand在存档网站上使用了”Comfy“一词……”），“comfy”仅在其网站上用作描述性词汇，而Cozy Comfort关于实际消费者混淆的证据并不充分。因此，地区法院驳回JMOL的决定被推翻。

　　原文标题：CAFC Says Prosecution History Disclaimer Applies to Design Patents, Too